Propriedade Industrial e Concorrência no Brasil

/ Azevedo Sette Advogados
2016
www.azevedosette.com.br
20 anos da Lei da Propriedade Industrial: Balanço e Próximos Passos:
Direito da Concorrência e Propriedade Industrial no Brasil
XXXVI CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL - ABPI
São Paulo | 28 de agosto de 2016
Paulo Brancher

01
Direito da Concorrência e Propriedade Industrial
BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | GOIÂNIA | SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | VITÓRIA | RECIFE
Visão Geral
• Convivência entre propriedade industrial e direito da concorrência.
• Política legislativa.
• Atuação institucional INPI e CADE.
• Solução de controvérsias: Poder Judiciário e Arbitragem.
• Produção acadêmica e construção de um cenário aderente à realidade brasileira.

02
Convivência entre propriedade industrial e direito da concorrência
• Proteção à propriedade industrial e política antitruste
• Histórico
• Propriedade industrial (Poder Jurídico)  Direito da Concorrência (Poder Econômico)
• Nível constitucional:
• Propriedade industrial como garantia fundamental:
• Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
• Defesa da concorrência como princípio ordenador da economia:
• Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência;

03
• Proteção à propriedade industrial e política antitruste
• Histórico
• Propriedade industrial (Poder Jurídico)  Direito da Concorrência (Poder Econômico)
• Nível legal:
• Propriedade industrial (Lei 9.279/96):
• Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I -
concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de
desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações
geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.
• Defesa da concorrência (Lei 12.529/11:
• Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

04
• Controle de estruturas
• Poder de mercado
• Poder jurídico é diferente de poder econômico
• Mercado relevante
• Mercados tradicionais vs. mercados dependentes de tecnologia (patente como valor principal).
• Mercados atualmente considerados vs. mercados de inovação.

05
• Controle de condutas
• Lei 12.529/11:
• Art. 36,§1º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou
tecnologia, bem como aos canais de distribuição;
VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para
dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;
XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de
tecnologia;
XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou
marca.

06
• Lei 9.279/96:
• Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

07
• Lei 9.279/96:
• Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

08
• Lei 9.279/96:
• Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando cumulativamente:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente
anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente
anterior.
§ 1º Considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da
utilização do objeto de patente anterior.
§ 2º Uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada
da patente dependente.

09
• Outros exemplos:
• Licenciamento cruzado e as entidades de padronização
• Licenciamento cruzado e os pools de patente
• O mecanismo de retrolicenciamento ou “grantback”
• Recusa unilateral para o licenciamento
• Venda casada

10
Política Legislativa
• Defesa da concorrência vs. Defesa do monopólio
• O que é mais fácil defender?
• Nem as escolas econômicas falam o mesmo idioma.
• Discussão acadêmica sobre o motor do capitalismo: inovação ou concorrência.
• Para aumentar concorrência deve-se pensar em flexibilizar direitos de propriedade industrial?
• Sistema de patentes (Padrão TRIPS).
• Caso do mercado secundário de auto-peças.
• Proteção à propriedade industrial vs. conduta abusiva.

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Atuação institucional INPI e CADE
• INPI (Licenciamento internacional de propriedade industrial)
• CADE
• Controle de estruturas e condutas
• Resolução CADE 10/2014 (Análise prévia de contratos associativos)
• Faturamento mínimo (Art. 88);
• Duração superior a 2 anos;
• Existência de: (i) cooperação horizontal ou vertical; ou (ii) compartilhamento de risco que
acarretem, entre as partes contratantes, relação de interdependência.
• Considera-se relação de interdependência: (a) partes com relação horizontal no objeto do contrato
sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato for igual ou
superior a vinte por cento (20%); ou (b) partes com relação vertical no objeto do contrato, sempre
que pelo menos uma delas detiver trinta por cento (30%) ou mais dos mercados relevantes
afetados pelo contrato, desde que haja compartilhamento de riscos (lucros/prejuízos) ou
exclusividade.

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• CADE
• Evolução dos casos:
• AC 08700.006336/2013-23 (Monsanto e Embrapa)
• Licenciamento não exclusivo de uso de tecnologia
• Superintendência-Geral: Não conhecimento
• “[…] licenciamentos não-exclusivos de uso de tecnologia, desde que também não carreguem
consigo acordos de não-concorrência, transferência de ativos, organização comum ou vínculos
societários de qualquer natureza, ou qualquer medida que implique em alteração dos centros
decisórios ou restrição concorrencial, não são de notificação obrigatória ao CADE nos termos da
Lei n. 12.529/2011”

13
• CADE
• Licenciamento não exclusivo de uso de tecnologia
• Tribunal: Conhecimento e Aprovação sem restrições
• “por cautela” - Critério de faturamento e existência de ACs envolvendo licenciamento de
tecnologia pendentes de julgamento pelo Tribunal
• Market share conjunto das Requerentes pouco significativo
• Não envolvia distribuição de royalties entre as partes
• Ausência de cláusulas contratuais que tornassem a licenciada consumidora cativa da
Monsanto / ausência de incentivos relacionados à comercialização das sementes
• Ausência de cláusula contratual que implicasse alteração dos centros decisórios ou
alguma espécie de restrição concorrencial
• Não exclusivo

14
• CADE
• AC 08700.004957/2013-72 (Monsanto e Bayer)
• Licenciamento de tecnologia, sem cláusula de não-concorrência
• Superintendência-Geral: Não conhecimento
• Tribunal: Conhecimento e Aprovação com restrições
• “Uma licença que explicitamente não requer exclusividade pode ter o efeito de exclusividade,
se for estruturada para aumentar de modo significativo o custo do licenciado quanto do uso de
tecnologias competidoras”.
• As duas empresas eram potenciais concorrentes
• Duração do contrato: 20 anos ou enquanto durasse a patente da Monsanto
• Possibilidade de integração vertical duradoura
• Dominação empresarial sem participação de capital de uma empresa em outra, pode ser
ainda mais intensa no setores de alta tecnologia.
• Influência dominante da licenciante sobre a licenciada

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• CADE
• Licenciamento / Cessão / Transferência de Tecnologia
• AC 08700.002763/2014-13 (Dainippon Sumitomo e Daiichi Sankyo)
• AC 08700.008857/2014-04 (Monsanto e Dow Agrociences)
• Contrato de parceria para desenvolvimento produtivo (PDP)
• AC 08700.003748/2014-92 (Bionovis, Ares e Merck)
• AC 08700.005601/2014-37 (Pfizer e Orygen)
• AC 08700.009218/2014-58 (Bionovis e Biotech-Cilag)
• Fornecimento de informações confidenciais

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Solução de controvérsias: Poder Judiciário e Arbitragem
• Acordos judiciais e efeitos anticoncorrenciais.
• Litígios entre concorrentes
• Atuação do CADE
• Litígios envolvendo PI e concorrência
• Arbitrabilidade
• Confidencialidade e submissão ao CADE

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Produção acadêmica e construção de um cenário aderente à realidade brasileira
• EUA e Europa são as principais referências na literatura.
• Análise dos institutos conforme realidade brasileira
• Constituição Federal e Lei da Propriedade Industrial estabelecem o interesse social e o
desenvolvimento econômico e social como condicionantes à proteção da propriedade industrial.
• Escassez de patentes não gera um volume crítico de casos.
• Debate marcário do ponto de vista do direito da concorrência é pequeno.
• Valor da marca e poder de mercado

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