Protectia patentes y marcas. Registro de marcas para Starups. Habitualmente cuando los emprendedores inician su actividad son tantas las dificultades a sortear que se centran en resolver sus problemas financieros, logísticos, comerciales… y por inexperiencia o descuido no consideran la protección de su imagen, poniendo en riesgo este importante activo. Los costes de hacer un registro de marca, ya sea para proteger la imagen corporativa o para identificar productos o servicios son asequibles, es garantía de empezar con buen pie nuestro proyecto y, en cualquier caso, un dinero bien invertido en la adquisición de un importante valor empresarial. En esta presentación utilizada como base en numerosas ponencias, charlas y talleres por los profesionales de Protectia patentes y marcas, se muestran unas nociones esenciales que ayudan en la toma de decisiones estratégicas acertadas a las status y a todos los emprendedores en general sobre la adecuada protección de su imagen y marcas. Información de contacto Protectia. Patentes y marcas C/Caleruega, 12 – 1ºC 28033 Madrid [España] Tfno.: +34 91 383 35 81 Fax: +34 91 383 09 77 Mail: info@protectia.eu

1. www.protectia.eu
IP SIMPLIFIED
Simplificamos la Propiedad Industrial

2. ¿ QUIEN ES PROTECTIA?
 Una Agencia oficial de propiedad
industrial e intelectual.
 Filosofía de trabajo basada en un
asesoramiento profesional previo que
facilite la toma de decisiones
estratégicas acertadas.
 Medios de gestión eficientes que
reducen costes y la contaminación
ambiental

3. INDICE
Registro de marcas en Startups
 Importancia del registro de marcas.
 Errores comunes.
 Nociones esenciales.
 Vías más habituales de registro.
 Consejos para el registro de marcas.
 Marcas registradas e Internet.
 Defensa de marcas: Requerimientos y Litigios.

4. ¿ QUÉ ES ESTO?

5. ¿ UNA MARCA REGISTRADA ?
¡ Si ¡ Propiedad de Apple Inc.
pero además es:
 El activo comercial más valioso. (153.000 millones de $)
 Un activo que identifica las Creaciones e Innovaciones de una gran corporación.
 Un activo que permanece en el tiempo por encima de las patentes, diseños, etc.
 Un activo que acumula el valor de la empresa y debe protegerse.

6. ¿ POR QUÉ REGISTRAR ? I
 El registro potencia la empresa. Protege un activo muy valioso:
 Que identifica y diferencia de la competencia.
 Proyecta una imagen y una reputación.
 Es la base de una clientela fiel dispuesta a pagar más.
 El registro ofrece el uso exclusivo. Permite venderlo o licenciarlo.
 El registro es la herramienta defensiva frente a la copia.
 El registro previene conflictos con derechos anteriores de terceros.

7. ¿ POR QUÉ REGISTRAR ? II
En el caso especifico de Startups
 Aporta un valor añadido determínate a una patente o una tecnología
propia que puede cuantificarse y rentabilizarse. Las marcas registradas
pueden licenciarse o venderse junto con la tecnología contemplada en
una patente a cambio de una compensación económica adicional.
 La combinación de registros de marca junto a patentes son activos útiles
para obtener financiación.
 Es una herramienta defensiva adicional frente a competidores. Los
competidores no podrán identificarse con signos idénticos o similares
que puedan inducir a error al consumidor o usuario.

8. NOCIONES ESENCIALES I
Clasificación de Niza:
Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir.
 Se protege para una actividad o producto concreto. Para lo que se emplea:
La clasificación de Niza: Un acuerdo internacional por el que se utilizan 45
clases.
 De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios.
 Se revisa continuamente y cada 5 años se publican nuevas ediciones. La
actual, la décima edición está en vigor desde el 1 de enero de 2012.

9. NOCIONES ESENCIALES I
Clasificación de Niza: ejemplos productos
 Clase 05. Productos farmacéuticos y veterinarios
 Clase 15. Instrumentos musicales.
 Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

10. NOCIONES ESENCIALES I
Clasificación de Niza: ejemplos servicios
 Clase 43. Servicios de restauración (alimentación);hospedaje temporal.
 Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Las startups generalmente registran en clase 42 donde se enclavan todos los servicios de
ingeniería, diseño, programación, investigación…etc.

11. NOCIONES ESENCIALES II
Marcas idénticas que conviven
Se debe a 2 principios:
Principio de especificidad: una marca sólo protege o distingue los productos o
servicios para los que se encuentra registrada.
Principio de la no confusión: una marca no puede causar confusión en el
consumidor de ningún tipo.

12. NOCIONES ESENCIALES II
Tipos de marcas. Ejemplos.
¿Cuantos registros ves aquí?

13. NOCIONES ESENCIALES II
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca denominativa: Distinguen una denominación. Coca Cola
Marca figurativa o mixta: Denominación + logo o grafismo.
Marca tridimensional:

14. NOCIONES ESENCIALES II
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca color: Identifica un color. Ejemplo: Milka:
Clase 30: Chocolate, bombones,
productos de chocolate y
confitería de chocolate no
medicinal.
Marca sonora: Identifica un sonido. Ejemplo: Pescanova:

15. NOCIONES ESENCIALES II
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca en movimiento. Representan una animación: Ejemplos: Microsoft
Corporation y Sony Ericsson:
Casos anecdóticos: marcas olfativas y marcas hologramas.

16. NOCIONES ESENCIALES III
Motivos comunes de denegación de marcas
 Falta de distintividad:
“Electrónica” (Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y
módulos para la electrónica)
 Descriptiva:
SUPERIOR (clase 33: cervezas), FINCAS y FINANZAS (clase 36: servicios financieros e
inmobiliarios)
 Induce a error:
“MAS CAFÉ” (clase 29: “café, te , cacao, azúcar, sucedáneos del café, ...” por poder
aplicarse a productos que no contienen café).

17. NOCIONES ESENCIALES III
Motivos de denegación de marcas
 Altera el orden publico / contra las buenas costumbres
 Emblemas

18. NOCIONES ESENCIALES IV
Conceptos generales
 Registro Territorial. Por cada país un registro.
 Existen acuerdos internacionales: OMPI, ARIPO, etc.
 Prioridad internacional de 6 meses para extender el registro.
 La concesión es temporal y renovable.
 Fundamental: Estudio de viabilidad. Informe previo.
 Vigilancia de marcas: Tan solo estando debidamente informado de las
nuevas solicitudes de marcas podrán ejercerse los derechos anteriores
frente a nuevas solicitudes potencialmente lesivas¨

19. ERRORES COMUNES
Marca / Nombre comercial / Razón Social
 ¿Es obligatorio registrar marca?
 ¿Qué diferencia hay entre marca registrada y nombre comercial?
 ¿Que diferencia hay entre marca registrada y razón social?

20. ERRORES COMUNES
Marca / Nombre comercial / Razón Social
 ¿Es obligatorio registrar marca?
No. Es muy recomendable, pero no obligatorio.
 ¿Qué diferencia hay entre marca registrada y nombre comercial?
Las marcas registradas distinguen productos y servicios en exclusiva.
El nombre comercial concede el derecho exclusivo a la utilización de
cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el
tráfico mercantil.
 ¿Que diferencia hay entre marca registrada y razón social?
La razón social es un atributo legal que da nombre a una personalidad
jurídica, pero no otorga derechos de uso en exclusiva.

21. REGISTRO DE MARCA EN ESPAÑA
 Si no hay oposiciones en unos 6 meses la marca será concedida.
 La duración del registro es por 10 años renovables por iguales periodos.
 En caso de oposición se sigue la vía administrativa:
1. Paralización, traslado y 1 mes para argumentar defensa.
2. Resolución: Denegación :: Concesión :: Concesión o denegación parcial.
 Posibilidad de recurso de alzada contra resolución y contencioso administrativo.

22. REGISTRO INTERNACIONAL
 El registro de marcas debe formar parte del plan de internacionalización empresarial.
 Dependiendo de los países de interés deberán:
 Realizarse solicitudes directas.
 Aprovechar acuerdos internacionales. Destacan:
 Marca Comunitaria. 1 registro en los 27 países UE.
 Marca internacional: Regido OMPI en 85 Estados.
 Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).
 Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

23. REGISTRO MARCA COMUNITARIA
 El mas recomendado para startups: 27 países en un registro.
 Si no hay oposiciones en unos 8 meses la marca será concedida.
 La duración del registro es por 10 años renovable por iguales periodos.
 En caso de oposición: posibilidad de negociar y quien pierde paga.

24. VENTAJAS MARCA COMUNITARIA
 Da uniformidad a la identificación de sus productos y servicios en Europa.
 Una sola solicitud, 1 solo idioma ante una sola Oficina.
 Protección unitaria en cualquier parte de la Unión Europea.
 Fácil de administrar en su portafolio de marcas.
 Procedimiento de registro rápido (6-8 meses), a un coste razonable.
 Uso en un solo país es suficiente. Es el principio de la futura expansión de su negocio.
 Puerta hacia un único y amplio mercado de más de 500 millones de habitantes.
 Perfecta relación con otros Tratados Internacionales para futuras extensiones de su
protección a nivel mundial

25. CONSEJOS
Para el registro de marcas
 Estudio de viabilidad:
 Búsqueda y análisis de registros anteriores.
 Cumple los requisitos legales.
 Fácil de leer, escribir y recordar.
 No tiene connotaciones negativas.
 Disponibilidad del dominio.
 Contar con un profesional como aliado estratégico.

26. MARCAS Vs INTERNET
Nombre de dominio
 Registrar un nombre de dominio no da derecho.
 First to file rule.
Problemática: conflicto con derechos marcarios anteriores

27. MARCAS Vs INTERNET
Marcas registradas Vs Nombres de dominios
Casos de cybersquatting, typosquatting
Ejemplos:
• Iohone.com
• microsoft.cm
• habana-club.com
• cartierchina.com
• lego-robotics.net

28. MARCAS Vs INTERNET
Resolución de conflictos UDRP
CONDICIONES RESOLUCION DE UNA DEMANDA UDRP:
 Derechos marcarios anteriores
 Titular del dominio carece de derechos
 Registro de mala fe
Condiciones acumulativas.
Experto toma decisión
Admite - Transfiere Deniega
- Cancela

29. MARCAS Vs INTERNET
Resolución de conflictos UDRP

30. MARCAS Vs AdWords
Posicionamiento en buscadores
2 tipos de posicionamientos:
 Posicionamiento natural
 Posicionamiento de pago /
adwords.
Comportamientos reprensibles:
 Parasitismo economico
 Infracción de marcas
 Competencia desleal
 Publicidad engañosa
 Infracción del nombre de un famoso…

31. MARCAS Vs AdWords
Responsabilidad del anunciante
 Simple hecho de reservar marcas como palabra clave no es una infracción de
marcas.
 Analizar si el anuncio infringe la función esencial de la marca (indicar origen
empresarial y distinguir la procedencia de los productos y servicios).
-> Internauta se confunde sobre el origen del anunciante y de los productos y
servicios.
Ejemplo: anuncio deja entrever la existencia de una relación económica entre las
partes.
=> Problema: definición muy amplia y gran poder de interpretación de los jueces.

32. MARCAS Vs AdWords
Responsabilidad de Google
 Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico).
 Exoneración de responsabilidad si es simple prestatario de servicios.
 Responsable si activo en la redacción de los anuncios o en la selección de las
palabras claves.

33. DEFENSA DE MARCAS
 Vía Administrativa:
 Pre- Oposición : Negociación solicitante.
 Oposición a una solicitud lesiva.
 Requerimiento al detectar la infracción.
 Vía Judicial: Demanda.

34. MOTIVOS
Por los que trabajar con una Agencia Oficial
 Asesoramiento previo.
 Servicio de vigilancia.
 Estudios de viabilidad previo a cualquier registro.
 Supone un ahorro de tiempo y dinero.
 Tranquilidad y confianza.
 Profesión regulada con seguro de responsabilidad.

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