Trouver et protéger sa marque et son nom de domaine
De rico gingras_présentation abc-quebec 2011-02-22 si
1. Section
Information, télécommunications et propriété
intellectuelle
La protection des marques de commerce
sur Internet
Jean‐François De Rico, avocat , associé
Langlois Kronström Desjardins sencrl
Patrick Gingras, avocat et agent de marques de commerce,
Ministère de la Justice du Québec
2. Le contenu de cette présentation et les opinions
exprimées n’engagent que leur auteur.
Elles ne constituent pas nécessairement celles de
LKD, du ministère de la Justice ou
du gouvernement du Québec.
4. La dénomination sociale
La Régie de l’assurance maladie du Québec c. Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc., litige n°
D2008-1991, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI,
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1991.html
Le Ministre du Revenu du Québec c. Le mouvement d’aide aux victimes de la crise d’Oka
(MAVCO), litige n° DCA1189-CIRA, British Columbia International Commercial Arbitration Centre,
www.cira.ca/assets/Uploads/00144-revenuquebec.ca.pdf
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5. La confusion (art. 6)
« Les décisions Pink Panther et Lexus de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la
mesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou
un certain lien avec les marchandises en question », c.‐à‐d. avec les marchandises visées par la
demande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pas
une exigence prévue à l’art. 6. Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises
ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son
intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services
particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés
par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la
requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie
générale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alors
qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut
juger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre les
marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais
la notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à
accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de
créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises
ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)). [63‐65] [69‐72] »
Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772
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6. Ce que l’on ne peut enregistrer (art. 12)
• Quelques exemples:
– Marque constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le
nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente
années précédentes
– Marque qui donne une description claire ou donne une description
fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de
la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est
employée, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui
les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services
– Marque constituée du nom, dans une langue, de l’une des
marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est
employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer
– Marque qui crée de la confusion avec une marque de commerce
déposée
– Marques interdites
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7. L’obtention des droits sur une marque
• Territoriaux
• Limités dans le temps, mais renouvelables
– 15 ans
• S’obtiennent
– Par l’enregistrement de la marque auprès d’une autorité compétente
• Canada – Office de la propriété intellectuelle du Canada
• États‐Unis ‐ United States Patent and Trademark Office
– Par l’emploi de la marque (Common Law)
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8. Enregistrée versus
non‐enregistrée
• Inscrite au Registre des marques de commerce
– Base de données sur les marques de commerce canadiennes ‐
http://www.ic.gc.ca/app/opic‐cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=fra
• Droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada
• Preuve prima facie du droit de propriété
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9. • L’emploi d’une marque
• Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des
marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces
marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est :
– apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces
marchandises sont distribuées (l’emballage);
– si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point
qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou
possession est transférée.
• Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des
services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de
ces services.
9
10. Nom de domaine
Qu’est‐ce que c’est ?
IPv4 :
74.125.227.16
IPv6 :
2001:0db8:0000:85a3: www.google.com
0000:0000:ac1f:8001
11. Quelques caractéristiques
• Divers niveaux de domaine:
– 1er : codes de pays (.ca, .fr, .us, etc.) versus génériques
(.com, .net., .org, etc.);
– 2e, 3e, etc.
• 1er arrivé, 1er servi
• 1 seul nom de domaine par domaine de 1er
niveau
14. On s’engage notamment à …
8. The Registrant shall not, directly or indirectly, through
registration or use of its Domain Name or otherwise:
8.1 violate or contribute to the violation of the
intellectual property rights or other rights of any
other Person;
8.2 defame or contribute to the defamation of any
other Person; or
8.3 unlawfully discriminate or contribute to the
unlawful discrimination of any other Person;.
6. DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name
through us, you agree to be bound by ICANN's Uniform Domain‐Name Dispute‐
Resolution Policy (the "ICANN UDRP" and others as applicable) that are incorporated
herein and made a part of this Agreement by reference. The current version of the
ICANN UDRP may be found at ICANN's Web site:
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Please take the time to familiarize yourself
with that policy.
http://www.internic.ca/TermsAndConditions.aspx
19. Une valeur basée sur … (2)
• Nom de domaine lui‐même :
– Réception de pourriels;
– « .com »;
– Longueur;
– Ne comprend pas de « ‐ »;
– Erreur d’orthographe;
– Singulier/Pluriel;
– Préfixe;
– Générique.
• Référencement, achalandage, revenus, etc.
27. Contestation
• Tribunaux de droit commun – Loi sur les
marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T‐13);
• Centres d’arbitrage en ligne – Notamment les
Principes directeurs régissant le règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaine :
1. Similitude entre le nom de domaine et la
marque de commerce;
2. Détenteur n'a aucun droit ni aucun intérêt
légitime; et
3. Enregistré et utilisé de mauvaise foi.
28. http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm
Arbitrage
AsianDNDRC
… CzechACID
Domain Name Registration
… Agreement
[…]
4. Dispute Resolution Policy
You agree to be bound by our current
Dispute Resolution Policy. This policy is
incorporated herein and made a part of
this Agreement. You can view the
Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy online. […]
29. Quoi faire ?
Arbitrage Tribunal
• Mise en demeure; • Mise en demeure;
• Plainte en vertu des • Recours en vertu de la
principes applicables Loi sur les marques de
(3 critères) auprès d’un commerce;
centre reconnu;
• Communication de la • Signification de la
décision à l’unité décision à l’unité
d’enregistrement et d’enregistrement et
transfert. transfert.
30.
31. Avantages/inconvénients
Nom de domaine Transfert
• Défendeur situé à Oui Non
l’étranger « walmartcanadasucks.com »
« fucknetscape.com »
• « Magasinage » du
forum et nouvel essai « wallmartcanadasucks.com »
• Res judicata (autorité de la « guinnessreallyreallysucks.com »
chose jugée) burlingtonkillfactory.com »
« fidelitybrokerageinvestmentsfraud.
com »
« fidelityinvestmenttheft.com »
34. Loi sur les marques de commerce
7. Nul ne peut :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer
l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son
entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la
confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention,
entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont
commandés ou demandés;
(…)
36. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc.,
(2010‐07‐20)
• fabrication et vente de chocolat, qu'elle offre à des consommateurs
qui veulent généralement se procurer du financement.
• plusieurs marques de commerce utilisée l'exploitation de son
entreprise.
• site Internet pour la promotion de ses produits et services.
• reproche à une compétitrice, d'avoir utilisé sa marque de commerce
auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle
vers son site Internet, ce qui constitue, selon elle, une forme de
concurrence déloyale et illégale (article 7 b de la Loi sur les marques de
commerce )
37. Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe‐conseil inc.,
(2010‐07‐20)
« [125] La façon d'utiliser Google AdWords, telle que faite par la
défenderesse, pour s'afficher comme concurrente de la demanderesse
aux internautes qui recherchent le site de cette dernière ne constitue pas,
selon le Tribunal, une forme de concurrence déloyale qui la rendrait
fautive à son endroit et justifierait l'octroi de dommages à celle‐ci.
[126] Lorsqu'une telle offre ne comporte rien de déloyal, l'internaute fait
un choix qui résulte de sa volonté, et l'annonceur ne peut être fautif
d'avoir créé l'occasion d'être rejoint, comme en l'espèce.
[127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au pays
n'interdisent pas, selon le Tribunal, d'offrir à l'internaute qui recherche de
l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations
à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche. »
38. Private Career Training Institutions Agency v.
Vancouver Career College (Burnaby) Inc.
(2011‐02‐11)
Appellant’s Bylaw 29(1) :
An institution must not engage in advertising
or make a representation that is false, (…) has
the capability, tendency or effect of deceiving
or misleading a consumer.
39. Private Career Training Institutions Agency v.
Vancouver Career College (Burnaby) Inc.
• 1ere instance: The judge refused the
injunction because he concluded the
appellant had not satisfied him that the
respondents’ use of their competitor’s names
was misleading or was likely to mislead. He
held it akin to a business paying to have its
name placed next to a competitor’s name in
the Yellow Pages of a telephone book.
40. Cour d’appel (BC)
• These propositions seek to analyze the legal
implications of the use of modern technology with
practice and technology that bears no resemblance
to it. The Yellow Pages are based on topics, not
names. The white pages contain names, but no
choices. An Internet page gives choices, names and
topics. It is information technology carried far
beyond the traditional.
41. Distinction
“[31] In my view, cases that deal with
confusion in the trade‐mark context are not of
assistance in this case.
[38] It is important to understand what this
case concerns. It is not a dispute over
intellectual property and the result should not
be considered in that context.”
42. Jurisprudences américaines
Rescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009)
Court of Appeals for the Second Circuit :Recommending a trademark for
keyword advertising = commercial use of the trademark,
Could constitute trademark infringement.
J.G. Wentworth SSC Ltd v. Settlement Funding LLC d.b.a. Peachtree
Settlement Funding No. 06‐0597 (E.D. Pa. Jan. 4, 2007)
use of the competitor’s trademarks was entirely behind the scenes.
trademarks were never displayed in search results or ad copy.
consumers never have a chance to confuse the defendant’s services or
links for those of the plaintiff.
43. Google France SARL /Louis Vuitton Malletier SA
(origine: France) (2010‐03‐23)
(…)lorsque l’internaute introduit une marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil
et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels
et cela, normalement, sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage a pour
conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du titulaire de la
marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à
faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens
commerciaux
(…) il convient de conclure que l’usage d’un signe identique à une marque d’autrui dans le
cadre d’un service de référencement (…) n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction
de publicité de la marque.
45. L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général)
(origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11)
Pour attirer de nouveaux clients, eBay a acheté des mots clés, tels que des
noms de marques très connues, auprès de services payants de
référencement sur Internet (AdWords de Google).
L’utilisation d’un mot clé sélectionné dans le moteur de recherche
déclenche l’affichage d’une annonce et d’un lien commercial menant
directement vers la place de marché électronique d’eBay.
•
46. L'Oréal e.a. / eBay (Conclusions de l'avocat général)
(origine: Royaume Uni) (2010‐12‐11)
L’usage des marques litigieuses en tant que mots‐clés par eBay n’aboutit
pas nécessairement à induire les consommateurs en erreur quant à
l’origine des produits proposés. (…) La fonction de la marque consistant à
indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise.
Si l’usage incriminé par le titulaire de la marque consiste en l’affichage du
signe sur le site Internet d’un exploitant d’une place de marché
électronique plutôt que dans un lien commercial d’un moteur de
recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des
produits non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les
utilisateurs de celle‐ci.
